ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

                    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ                                


 "21" вересня 2004 р.                                                                                № 21/609


Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.–головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Джунь В.В.

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства “Роси Буковини”, м. Чернівці

на рішення господарського суду міста Києва від 15.03.2004

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2004

зі справи № 21/609

за позовом Макдональдс Корпорейшн

до відкритого акціонерного товариства “Роси Буковини” (далі –відповідач-1)

та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі –відповідач-2)

про визнання недійсним свідоцтва та визнання знаків для товарів і послуг загальновідомими.

Судове засідання проведено за участю представників:

позивача: Сопільняк В.Ю., Коваля А.М.,

відповідача-1: Решетова В.В.,

відповідача-2: Картушина Д.М.


За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:


Позивач звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 4959, 4960, 4963 добре відомими в Україні станом на 05.12.1995;

- визнання недійсним свідоцтва України № 16175 на знак для товарів і послуг;

- зобов‘язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 16175;

- зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 16175 на знак для товарів і послуг.

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.03.2004 (суддя Шевченко Е.О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.04 (суддя Львов Б.Ю. –головуючий, судді Коробенко Г.П., Полянський А.Г.), позов задоволено. Рішення суду мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг позивача є добре відомими в Україні, а тому знак відповідача-1, істотна складова частина якого становить відтворення чи імітацію знаків позивача, що охороняються свідоцтвами України №№ 4959 та 4960,  може викликати змішування з ними.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України відповідач просить рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасувати і прийняти нове рішення, яким припинити провадження у справі в частині визнання знаків позивача добре відомими та відмовити в іншій частині позовних вимог. Зокрема, скаргу мотивовано тим, що судовими інстанціями невірно встановлено суб’єктний склад правовідносин, що випливає з вимог про встановлення загальновідомості товарного знаку, оскільки вимога про визнання знака добре відомим відноситься до безспірних прав та непідвідомча господарському суду. Крім того, судом порушено статті 71, 75 Цивільного кодексу Української РСР, оскільки знак визнано добре відомим станом на 1995 рік.  

У відзиві на касаційну скаргу Макдональдс Корпорейшн зазначає, що судами було правильно встановлено суб’єктний склад правовідносин, які випливають з вимог про встановлення доброї відомості знаків за свідоцтвами України №№ 4959, 4960, 4963 та визнання недійсним свідоцтва України № 16175 у даній справі, та правильно застосовано норми матеріального і процесуального права, а тому оскаржувані рішення та постанову слід залишити без змін.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України  належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями  у справі встановлено, що:

- у 1994 році позивач зареєстрував в Україні як знаки для товарів і послуг зображувальне позначення у вигляді стилізованої літери “М” для товарів 29, 30, 31, 32, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та позначення  у вигляді стилізованої літери “М” з написом “McDonald” для товарів 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 класів МКТП,  що охороняються в Україні як знаки для товарів і послуг відповідно до свідоцтв № 4959 та № 4960. Крім того, у 1994 році на ім’я позивача Державним патентним відомством України було видано свідоцтво № 4963 на товарний знак і/або знак обслуговування (словесне позначення “McDONALD”) за  29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 класами МКТП;

- відомості про видачу вищезазначених свідоцтв позивачу були опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 7-ІІ за 1994 рік, з датою публікації 28 грудня 1994 року;

- свідоцтвами на знаки для товарів і послуг (доповнення) строк дії свідоцтв України №№ 4959, 4960, 4963 продовжено відповідно до 27.12.2007 та 21.12.2007;

- 11.09.1996 Спільним українсько-болгарським підприємством акціонерним товариством відкритого типу “Роси Буковини” (правонаступником якого є ВАТ “Роси Буковини”) була подана заявка          № 96092124 на реєстрацію зображувального позначення як знака для товарів і послуг для 30 та 32 класів МКТП, а саме:

- 30 клас МКТП - вироби із борошна; булки; хліб; сухарі;

- 32 клас МКТП –безалкогольні напої.

- Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами кваліфікаційної експертизи було прийнято рішення від 12.01.2000 про реєстрацію знака стосовно усього переліку товарів і послуг та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг за № 16175;

- про видачу свідоцтва України № 16175 внесено відповідний запис до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також здійснено публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 4 за 2000 рік, з датою публікації 15 вересня 2000 року;

- аналіз змісту свідоцтв України №№ 4959 та 4960 на знаки для товарів і послуг, що належать позивачу, та свідоцтва № 16175 на знак для товарів і послуг, що належить відповідачеві-1, свідчить, що вони видані для споріднених товарів і послуг за 30, 32 класами МКТП;

- згідно з висновком експертів від 02.12.2003 № 36 (експертиза об’єктів інтелектуальної власності) знаки за свідоцтвом України № 4959 та свідоцтвом України № 16175 не є тотожними і не є схожими настільки, що їх можна сплутати;

- згідно з висновками експертів і, зокрема, з їх письмовими поясненнями, знак за свідоцтвом України № 4959 являє собою стилізовану літеру “М”, тоді як у зображенні знака за свідоцтвом України № 16175 також міститься стилізована літера “М”, яка займає домінуюче положення у зображенні знака;

- за висновками експертів можна сказати, що при спогляданні знака за свідоцтвом № 16175 виникають певні асоціації зі знаком за свідоцтвом № 4959, і перший знак в цілому може асоціюватися з другим. Крім того, знак за свідоцтвом № 16175 та знак за свідоцтвом № 4959 можна вважати схожими, але вказані знаки відрізняються додатковими елементами;

- що ж до дати (05.12.1995), на яку знаки позивача визнано добре відомими в Україні, то апеляційний суд враховує її в певній мірі умовність, але, беручи до уваги межі позовних вимог (саме цю дату зазначив позивач) та фактичний зміст наданих позивачем доказів з цього приводу, вважає за можливе погодитись з нею, виходячи з того, що станом на 05.12.1995 року добра відомість цих знаків є безумовно доведено.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про охорону знаків для товарів і послуг” (далі –Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом, зокрема, на підставі визнання судом знака добре відомим.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака,  включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках  чи  виставках  товарів  та/або  послуг,  щодо  яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій  та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище.  

Ретельно дослідивши докази щодо кожного з названих факторів окремо, а також  в їх сукупності, та відповідно до передбачених статтею 25 Закону критеріїв, господарські суди попередніх інстанцій обґрунтовано визнали добре відомими в Україні кожен із знаків для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 4959, 4963 та 4960 станом на 5 грудня 1995 року, навівши в судових рішеннях детальне мотивування цього, з яким погоджується і Вищий господарський суд України.

Згідно з пунктами 1, 4 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Пунктом 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29.09.1999 знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака.

У пункті 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22.09.1997 за № 416/2220, зазначено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до підпункту 4.3.2.9 названих Правил позначення, заявлене як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Спираючись на висновок експертів про те, що істотна складова знака, що охороняється свідоцтвом № 16175, є імітацією (відтворенням) знака, що охороняється свідоцтвом № 4959, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли вірного висновку про можливість змішування конфліктуючих знаків, які зареєстровано стосовно тотожних та схожих товарів. Тому колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з рішенням попередніх інстанцій щодо задоволення позову в частині визнання свідоцтва України № 16175 недійсним на підставі статті 6 bis Паризької конвенції, а також в частині зобов‘язання відповідача-2 внести запис до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Предметом судового розгляду попередніх інстанцій було також питання підвідомчості спору господарському суду.

У визначенні належної підвідомчості даної справи апеляційним господарським судом було взято до уваги, що:

- згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі;

- відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом;

- згідно зі статтями 3, 18 Закону України “Про судоустрій України” господарські суди входять до єдиної системи судів загальної юрисдикції;

- питання визнання знаків для товарів і послуг добре відомими за сукупністю своїх ознак не підпадають під категорії справ окремого провадження в цивільному процесуальному законодавстві та, зокрема, не відповідають вимогам глави 37 Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням підвідомчості, визначеної статтею 271 цього Кодексу;  

- стаття 12 ГПК України за своїм змістом не містить вичерпного переліку справ, підвідомчих господарським судам;

-          за своїм суб’єктним складом дана справа підвідомча господарському суду;

- встановлення загальновідомості знака (визнання знака добре відомим) безпосередньо впливає на вирішення спору по суті щодо визнання недійсним свідоцтва України № 16175.   

Беручи до уваги, що відповідно до статті 2 ГПК України господарські суди розглядають справи лише у порядку позовного провадження, а також те, що відсутність певного порядку розгляду спору не є підставою для відмови у наданні судового захисту, місцевий та апеляційний господарський суд дійшли вірного висновку про підвідомчість даного спору господарському суду.

З огляду на наведене Вищий господарський суд вважає правомірним вирішення даного спору господарським судом.

Що ж до посилань заявника касаційної скарги на порушення судами статей 71, 75 Цивільного кодексу Української РСР, то, як вбачається з досліджених попередніми судовими інстанціями доказів, свідоцтво на знак для товарів і послуг № 16175 було видано на підставі рішення від 12.01.2000. Про видачу свідоцтва України № 16175 здійснено публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 4 за 2000 рік, з датою публікації 15 вересня 2000 року. Позивач звернувся з позовом про визнання недійсним цього знака недійсним у липні 2003 року, тобто в межах строку позовної давності. Визнання знаків позивача добре відомими станом на 1995 рік також не є порушенням строку позовної давності, оскільки Закон було доповнено статтею 25, яка передбачає порядок правової охорони добре відомих знаків, лише Законом України від 22 травня 2003 року № 850-IV  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”. Відповідно до статті 76 Цивільного кодексу Української РСР перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Проте, вимога про визнання знака добре відомим хоча й розглядається за правилами позовного провадження, не пов’язана з порушенням прав позивача. Тому, правила статті 71 Цивільного кодексу Української РСР до цієї вимоги не можуть бути застосовані.      

Враховуючи викладене, передбачених законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 1119 –11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. У задоволенні касаційної скарги відкритого акціонерного товариства “Роси Буковини” відмовити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 18.03.2004 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.05.2004 зі справи № 21/609 залишити без змін.